作者：顾萍 马超 康雨辰 王成荫 伍波

#世界知识产权日##知识产权#

企业在进行投融资交易和IPO上市时往往会将目标企业的知识产权纳入尽职调查的范围。针对高新技术型目标公司而言，知识产权作为并购与交易的核心资产，往往是投资人最关注的调查对象。由于知识产权信息的专业性，局限于基本信息和知识产权数量的传统尽调难以真实体现目标企业的实际创新能力和潜在风险因素，缺乏深度知识产权调研的投资项目可能使投资人的商业目的无法实现，甚至造成企业的重大损失。

对投资人而言，知识产权尽职调查可以帮助投资方评估标的收购是否值得，调整对目标公司的估值，调整交易计划，降低商业风险，避免进行不良的交易。对目标公司而言，通过对自己的知识产权尽职调查，能够帮助其发现可能阻碍交易的知识产权相关风险，使得目标公司能够在资方团队进行尽职调查之前对相关风险进行必要的处理，有利于项目的达成。

知识产权尽职调查的内容主要涵盖目标企业的专利、专有技术、商业秘密、商标、版权等无形资产，本文以专利的尽职调查为重点，探讨知识产权尽调中的核心风险点并给出相关建议。在2021年的知识产权日，笔者发表了《科技型企业的常见知识产权风险和应对策略》，该文更加侧重于协议条款这个角度，供读者参考。

一、专利所有权风险调查与应对方案

专利的权属是企业专利风险的第一道防线。在企业的投融资过程中，投资人都希望目标企业的专利不存在或者尽量很少存在权利瑕疵，以避免未来行使专利权时遇到障碍。专利权属的不确定性可能对专利实施造成巨大阻碍，甚至引发合同风险与侵权风险。因此，在知识产权尽调过程中厘清目标企业的核心专利权属及专利可能存在的权利瑕疵，是知识产权尽调的首要任务。

通常，企业专利权的取得可以通过自主研发、合作开发以及受让的方式。对于以不同方式获得的权利，尽职调查的重点也各不相同。项目相关方需根据目标公司专利的实际情况，围绕可能存在的权利瑕疵进行有针对性的调查。

（一）受让取得专利权涉及的风险

受让专利权指通过所有权转移直接获得专利。实践中，专利的权利范围、当前权利状态以及市场价值、转让方是否具有转让资格等都可能对专利的受让造成影响。如果在未能确定目标企业已合法清晰受让专利权属的情况下贸然进行投资交易，后续可能发现核心专利权属存疑，进而导致重大投资风险。

针对受让专利权的调查方法较为明确。通过官方、商业数据库核查公开信息。根据目标企业提供的调查资料，在公开渠道核实其基本信息的准确性，包括权利人，发明人，授权的时间节点以及到期日和缴费等信息。此外，还需对转让协议、转让登记证明、专利著录变更证明、变更公告、转让费支付凭证等内容进行核查，从而确保产权链的完整。

根据调查结果，若发现目标企业专利未实际完成转让，或受让的权利人不是目标公司等情况，则应当就相关专利签订转让协议，推进完成权利变更手续，或与相关方补签对于权属的约定文件，以避免未来的专利权属纠纷。

（二）职务发明中的权属风险

职务发明是专利所有权问题需要关注的重中之重，这是因为，其一，由于技术人员在企业间的流动十分普遍，出现职务发明相关问题的可能性较高；其二，专利技术是否构成职务发明，直接关系到目标公司对该专利是否享有权属。

基本核查：

目标企业通过自行研发取得专利申请权或专利权的，需要对研发人员与目标企业签订的劳动合同、劳务合同、保密协议等资料进行核查，核实其与目标公司的关系，入职离职时间，重点核查其中对于知识产权的归属约定。针对涉及约定不明或没有约定的情况，需要进一步调查研发人员的岗位职务、研发记录文件、研发利用的物质技术情况，核实目标企业的核心专利是否属于职务发明。

针对职务发明认定不明的风险，需要目标企业与存在潜在权属风险的发明人对知识产权归属进行补充约定，或根据实际情况要求目标公司获得永久独占不可撤销的许可，从而最大程度确保投资不因该等专利的权属问题而出现重大风险。

调查涉及职务发明的专利权属，除上述基本调查及应对外，以下情形需要引起投资人及目标企业特别注意：

（1）研发人员先后在多家同类公司任职。研发人员在较短时期内先后在两家及以上同类企业从事技术工作，容易出现专利权权属纠纷。实际情况通常是，该类研发人员在前后企业的工作内容往往具有一定交叉、重叠，需要注意的是，若目标企业专利涉及研发人员在原单位的本职工作、履行原单位交付的其它非本职工作、亦或是研发人员离开原单位1年内作出的涉及原单位的本职工作或者分配的有关任务等，都可能产生职务发明权属纠纷的风险。

实践中，对目标企业相关风险的判断需要根据研发的实际情况和发明人与前后工作单位的实际约定进行判断，投资人可要求目标企业做出相关承诺，对涉及职务发明权属风险可能造成的损失承担责任。同时，目标企业可要求发明人承诺不使用原单位技术（一般而言在该名员工入职时即应要求其作出相应承诺）。

（2）境外知名高校和机构的科研人员回国创办企业。境外归国教授、专家利用国外取得的科研成果和经验在国内孵化企业也可能存在职务发明的风险点。若境外高院和研究机构主张其知识产权权属，可能对目标企业的专利权属带来不确定因素甚至产生侵权风险。建议投资人对该类核心专利给予关注，调查所涉及的归国人员与境外高校对科研成果归属的约定，包括高校是否同意相关人员申请专利，以及高校对于前述安排是否附加额外条件，如要求获得专利许可并分享相关收益。若发现专利存在此类权属隐患，可以要求目标企业及研究人员出具或与境外高校补充对于该部分专利的约定和承诺，并对潜在风险承担责任。根据与境外高校的沟通情况，如有必要，可在后续的研发工作中进行规避设计，尽量避免与研发人员在原任职境外高校的科研工作产生直接联系。

（三）专利的权利负担对专利权的限制

即使专利的权利人明确为目标企业，专利权上可能存在的许可、质押以及专利本身的研发和获得过程中涉及的资金物质来源都会对专利权的实施产生一定影响，投资人需对专利可能存在的权利负担进行调查，防止出现目标企业合法持有专利却无法实际行使专利权的情况。

（1）专利许可对专利权的限制。专利是否对外发放过许可，关系到投资人对目标企业专利权享有的潜在预期收益。如果核心专利已许可给第三方，则可能与目标企业形成竞争，这时需要综合考察许可的性质、范围、期限、地域、是否存在分许可权等。例如，如果该等许可是独占许可，则目标企业自身都无法实施该专利，导致投资目的无法实现。

对专利许可的尽职调查，针对目标企业通过许可方式获准实施专利或者将专利权许可他人实施的，除核实许可备案信息外，需要对许可使用协议、许可使用费支付凭证、许可使用的权利范围、类型及期限等内容进行调查，以评估该许可对专利权的限制。若权属负担较高，建议要求目标公司与许可相对人重新协商许可安排。

（2）由财政资金形成的专利技术。若目标企业的核心专利涉及国家或地方财政资金支持，如直接资金支持及税收、政策、人才的支持，还需要考量该专利可能涉及多家主体参与以及公共利益的平衡。若专利研发受到国家资金的直接支持，该专利成果可能具有国有资产属性，目标企业对该专利实施或转让可能涉及国有资产流失问题，不仅存在权属风险，还可能涉及行政甚至刑事责任。建议投资人对目标企业专利的研发支持背景进行调查，核实其是否涉及国家基金和政府牵头的科研项目，并厘清所涉及的资金及项目文件是否对专利成果的转化实施进行规定或约定，确保在后续投融资过程中目标企业得以合法合规地实施专利权。

在相关财政资金来自他国时，尤其需要警惕。例如，美国联邦政府财政支持的项目，一般都要求获得相应专利的免费许可。在一些情况下，例如美国能源部支持的项目，还可能对专利提出权属要求。此外，美国联邦政府对于财政支持项目产生的专利还享有介入权（March-in rights），在特定情况下，美国联邦政府可以给与第三方强制许可而无需专利权人同意。实践中，这种强制许可基本上没有发生过，但是不排除美国联邦政府可能以此作为筹码要求专利权人作出让步，如与第三方谈判并达成许可等。尤其对于敏感技术领域的投资项目，需要关注前述风险，并要求目标企业作出相关承诺（例如发生前述情况时对投资人进行赔偿），保证投资人利益。

（四）高校创业孵化器涉及的职务发明与权利共有问题

在国家科技成果转化和产学研合作的鼓励政策的带动下，科研院所/高校离职或在职人员创办企业或参与民营企业技术研发是当前高新技术企业发展的趋势，也就是所谓高校创业孵化器模式。这类企业可能存在诸多知识产权的风险与合规问题，主要涉及职务发明和权利共有问题的双重风险，包括高校、研发人员以及企业之间，其合作开发初期普遍缺少对专利开发和使用的具体约定，如权利归属，权益分配，或约定过于简单，缺乏详细的可执行条款及争议解决方案，甚至仅约定未来由各方自行协商。

因此，若目标企业的核心专利涉及高校及其科研人员的参与，建议投资人及目标企业对涉及高校研发人员参与目标企业专利研发的情况进行重点调查，具体涉及以下要点：

高校/科研院所、研发人员及目标企业之间的关系，是否为产学研合作形式，专利研发期间，研发人员是否为高校在职员工，目标企业与研发人员是否建立劳动关系，专利技术来源是否涉及高校离职人员在原单位的工作成果，专利研发是否主要利用了高校物质条件，专利研发涉及的各方是否对专利成果的归属及专利转化利益的分配进行具体约定，合作相关方是否就专利技术的后续开发及衍生成果的权属进行约定等情况。

一般而言，该类专利的权利分配遵循约定与法定相结合的原则，根据具体情况确定权属。若各方针对专利研发签订合作及委托协议，并对研发人员的研发工作是否为执行工作任务进行了约定，在不违反法律强制性规定的情况下，从其约定。若各方约定不明或没有约定，该专利的权属需要根据研发的具体情况判断，包括专利技术资料的来源，专利研发使用的物质条件，结合具体情况判断该专利是否属于高校或目标企业的职务发明。

针对调查结果，若目标企业的核心专利的权属存在上述职务发明认定的风险情形，建议项目相关方与高校/科研院所及专利发明人对专利权归属进行补充约定。若专利研发过程涉及的主体情况较为复杂，难以明确划分专利归属，实践中，普遍采用高校出具确认函的形式，对专利权属进行明确的权利声明及对权利实施的具体要求。同时，建议资方要求目标企业对可能的相关风险做出承诺。

（五）专利由目标企业高管或技术人员个人持有的风险

若目标企业核心专利由其高管或员工个人持有，在交易中对该部分专利又未作特别约定，则后续就该部分专利的权利实施可能产生利益分配纠纷，增加投资人成本，如产生额外的交易费用等，影响投资质量。若发现该类风险，建议要求目标企业与相关人员尽快推动所涉专利的转让，确保目标企业为唯一清晰合法的专利权人。若当前转让存在障碍，建议约定完成转让的时间点或触发条件，并将专利转让完成作为投资款到位的里程碑，以及约定未能完成转让的后果等。对于该类风险，尽早解决是非常有必要的。在创业初期，在牵涉利益尚不十分巨大时，目标企业核心团队成员比较容易达成一致，并作出必要让步，以获得投资进一步做大企业。如果个人持有专利的问题迟迟得不到解决，对于目标企业将是一个显而易见的重大风险。

二、专利质量的风险核查与应对方案

（一）专利的稳定性风险及应对

在高新技术企业的投融资项目中，专利技术作为目标企业的重要资产，专利权的稳定性是尽职调查的重点。

专利稳定性，是指专利授权后对抗无效请求的能力。有质量的专利不仅应当通过审查员就其法定授权条件的审查，还应当对日后可能面对的无效程序具有抵抗力。否则一旦核心专利被无效，则目标技术可能不再占据竞争优势，从而影响整个项目的竞争力。如果不能通过专利阻止他人实施或通过许可盈利，则会极大影响目标公司的竞争力，目标公司的估值也会大大降低甚至直接影响投资人的投资意愿。

稳定性分析的基本方法为，针对目标专利进行现有技术检索，通过现有技术公开的技术方案判断目标专利的稳定性，以供投融资的相关方参考。

（二）专利可授权性风险及应对

针对目标企业专利质量的尽调，可授权维度的分析时被忽视。如果目标企业的核心专利还处于专利申请状态，尚未获得授权，则投资人需要关注专利申请在将来未能授权的风险。

三、专利侵权风险的核查与应对方案

目标企业的技术是否存在侵犯他人知识产权的风险核查也是知识产权深度尽调的重点。知识产权尽调需要对目标企业存在的专利侵权风险进行调研和预判，帮助投资人全面掌握信息，事先对投融资的目标利益与潜在侵权后果进行权衡，根据自身实际情况调整交易事项，或考虑是否进行投资。

专利侵权风险的应对方案：若发现目标企业的核心专利确实存在侵权可能，可以根据实际情况采取以下措施降低风险。

根据第三方专利的保护范围情况，可以尝试进行规避设计，尽量从源头上最大程度降低侵权风险。同时，还可以通过对相关专利提前发起专利无效，彻底排除潜在侵权风险。如果相关专利保护范围较大，即属于基础性专利，他人难以绕过，则可以考虑收购该等专利或者从专利权人处获得许可。此外，一般投资人会在项目交易中要求目标公司保证不侵犯第三方知识产权以提高投资交易安全性。

需要注意的是，由于专利申请的公开具有滞后性，在投融资项目阶段进行的FTO调查可能无法完全覆盖未来的潜在侵权风险，建议项目相关方在目标企业未来的重要发展阶段，如发行上市，合并收购，研发项目启动，重要产品上市等时点，对涉及的核心技术开展FTO，尽最大可能排除侵权风险，并降低项目研发的沉没成本。

结语

“荧荧不救，炎炎奈何”，通过知识产权尽职调查及早发现相关风险并进行相应的处理和预防，对于投融资交易的达成及企业后续的健康发展至关重要。对于融资方而言，在企业的发展早期，通过知识产权尽调发现的问题，例如权属风险、侵权风险等，往往可以以相对较小的代价得以解决，而一旦企业发展壮大，处理同一知识产权风险的难度和代价将大幅增加。对于资方而言，全面深入的知识产权尽调可以帮助投资者在项目进入实质阶段之前提前排查目标企业知识产权的“暗礁”，掌握目标企业与目标技术的实际价值与隐藏风险，确保目标项目是“安全”且“前途光明”的，最大程度保障其做出正确合理的商业决策，防止巨额投资“付之一炬”。因此，在对高新技术企业的投资、并购与IPO等投融资项目中，进行专业的知识产权尽职调查是非常必要而且十分有益的。

特别声明：

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点，不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

如需转载或引用该等文章的任何内容，请私信沟通授权事宜，并于转载时在文章开头处注明来源于公众号“中伦视界”及作者姓名。未经本所书面授权，不得转载或使用该等文章中的任何内容，含图片、影像等视听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎与本所联系。

点击“下方链接”，可查阅该专业文章官微版。

荧荧不救，炎炎奈何——解读企业投融资中的知识产权尽调关键